Il 13 maggio 2022 la società spagnola Gmarket Gestión y Marketing de Empresas S.L. (“Gmarket”) depositava, presso l’Ufficio Marchi spagnolo, la domanda n. M4170062 per la registrazione del marchio figurativo VARNACIA 1321, destinato a contraddistinguere vini in classe 33.

Il segno in questione presenta evidenti somiglianze con il vitigno italiano Vernaccia – tutelato, tra l’altro, dalle DOP Vernaccia di San Gimignano, Vernaccia di Oristano e Vernaccia di Serrapetrona – e richiama, non casualmente, l’anno 1321. Si tratta, infatti, dell’anno di pubblicazione della Divina Commedia, nella quale Dante Alighieri, al XIV Canto del Purgatorio, menziona espressamente la Vernaccia:

«Questi, mostrò col dito, è Bonagiunta. Bonagiunta da Lucca: e quella faccia di là più che l’altra trapunta ebbe la Santa Chiesa e le sue braccia: dal Torso fu, e purga per digiuno l’Anguille di Bolsena e la Vernaccia…».

È l’unico vitigno a comparire nell’opera dantesca.

Il Consorzio di tutela della Vernaccia di San Gimignano presentava prontamente opposizione, assistita da Bugnion, chiedendo il rigetto della domanda di registrazione. L’opposizione si fondava sia sul marchio collettivo UE n. 014736722 “VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO”, sia sulla violazione dell’art. 9.3 della Ley 17/2001 de Marcas, sostenendo che il segno richiesto fosse evocativo di una denominazione di origine protetta.

Gmarket, tuttavia, riusciva a superare indenne l’opposizione grazie a un espediente degno di Ciampòlo, il barattiere che Dante incontra tra i dannati dell’Inferno.
La società spagnola, infatti, decideva di limitare l’elenco dei prodotti rivendicati, specificando che si trattava di vini conformi alla DOP Vernaccia di Oristano.
Si tratta di una prassi prevista nell’ordinamento unionale, che consente la registrazione di marchi comprendenti denominazioni protette, ma unicamente per prodotti rispondenti ai relativi disciplinari di produzione.

Con decisione del 3 aprile 2023, l’Ufficio Marchi spagnolo respingeva dunque l’opposizione, escludendo il rischio di confusione con il marchio collettivo “VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO” e negando l’applicabilità della tutela fondata sul richiamo della DOP.

La realtà, però, era ben diversa: il marchio VARNACIA 1321 distingueva in realtà vini spagnoli, privi di legami con la DOP sarda. Inoltre, anche a voler accettare l’argomentazione della società, il segno costituiva comunque una deformazione della denominazione “Vernaccia di Oristano” non prevista dal disciplinare che regolamenta l’uso della relativa DOP.

Forte di queste considerazioni e della solidità dei propri diritti, il Consorzio decideva di attendere la registrazione effettiva del marchio per poi, il 5 luglio 2023, proporre un’azione di decadenza del marchio VARNACIA 1321 per ingannevolezza. A sostegno, allegava prove che il segno fosse concretamente utilizzato per contraddistinguere vini spagnoli, quindi prodotti del tutto difformi dalla DOP in relazione alla quale era stata concessa la tutela.

Anche in questo caso, tuttavia, l’Ufficio Marchi spagnolo non riconosceva alcuna violazione, escludendo l’esistenza di un inganno effettivo per il pubblico sulla base della seguente motivazione:
«el término Vernaccia hace referencia a un tipo de uva concreto (…) Debe recordarse que el caso de denominaciones de origen que incluyen como elemento de las mismas una variedad de uva, se debe interpretar este como un elemento genérico, no susceptible de apropiación de manera exclusiva» («il termine Vernaccia fa riferimento a un tipo specifico di uva (…) Va ricordato che, nel caso di denominazioni di origine che includono come elemento una varietà di uva, quest’ultima deve essere interpretata come un elemento generico, non suscettibile di appropriazione esclusiva»).

Ancor più pericoloso è il passaggio in cui l’Ufficio escludeva il rischio di ingannevolezza per un pubblico “normalmente attento e avveduto”, sostenendo che l’inganno si verifica solo quando il marchio crea un’aspettativa contraddittoria rispetto alle caratteristiche del prodotto. Secondo tale ragionamento, infatti, vedendo il marchio VARNACIA 1321 il consumatore non si aspetterebbe di trovarsi di fronte a vini contraddistinti dalle DOP tutelate, con conseguente esclusione del rischio di ingannevolezza.

La domanda logica, a questo punto, è inevitabile: qual è lo scopo di limitare la lista dei prodotti a “vini conformi alla DOP Vernaccia di Oristano”, se poi il marchio può comunque essere utilizzato per prodotti difformi?

Il Consorzio decide quindi di non arrendersi a quella che appare come un’interpretazione quantomeno peculiare della normativa di riferimento, presentando appello contro la decisione di primo grado.

Ad agosto 2025 arriva finalmente il riconoscimento tanto atteso: l’uso effettivo del marchio VARNACIA 1321 è dichiarato ingannevole, poiché i vini commercializzati con tale segno non corrispondono alla denominazione di origine indicata nella registrazione, trattandosi di vini spagnoli privi di qualunque legame con la DOP “Vernaccia di Oristano”.

Il marchio VARNACIA 1321 viene quindi cancellato dal registro dei marchi spagnoli.

Questa vittoria dimostra quanto sia fondamentale credere nella tutela legale garantita anche all’estero ai marchi e alle denominazioni d’origine e investire per proteggere i nomi legati alle nostre eccellenze territoriali. La Proprietà Intellettuale, se gestita strategicamente, garantisce che gli sforzi per la promozione e valorizzazione delle nostre DOP e IGP, di cui abbiamo il primato assoluto, non siano sviliti da tentativi fraudolenti di accostare prodotti stranieri alla cultura, alla storia e alla qualità che ha reso il Made in Italy famoso in tutto il mondo.