La nota casa automobilistica del Cavallino Rampante è titolare, a far data dal 2007, del marchio denominativo “TESTAROSSA” con riguardo, oltre che alle automobili, anche a pezzi di ricambio, accessori e modellini in miniatura. Fra il 2016 e il 2017 il marchio veniva colpito da due domande di decadenza per non uso promosse da terzi che l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) accoglieva, asserendo che Ferrari fosse decaduta dai suoi diritti sul marchio “TESTAROSSA” in quanto lo stesso non avrebbe formato oggetto di uso effettivo, in UE, per i prodotti per i quali era registrato, nel quinquennio 2010/2015. 

Ferrari, impugnando dapprima la decisione di primo grado dell’EUIPO e successivamente la pronuncia della Commissione di Ricorso EUIPO, che confermava parzialmente quanto statuito in primo grado circa l’uso effettivo e la portata della decadenza, adiva dunque il Tribunale dell’Unione Europea il quale, con la recente Sentenza pubblicata il 2 Luglio nelle cause riunite T-1103/23 e T-1104/23, ha annullato entrambe le decisioni della Quinta Commissione Ricorsi Euipo del 29 Agosto 2023, adducendo le seguenti motivazioni.  

In primo luogo, il Tribunale ha meglio specificato la nozione di “uso effettivo” del segno. In linea generale, secondo giurisprudenza consolidata, sussiste un uso effettivo di un marchio quando quest’ultimo è impiegato in conformità alla sua funzione essenziale, che consiste nel garantire l’identità di origine dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato, pubblicamente e sul mercato. Le prove dell’uso del segno non possono essere costituite da probabilità o supposizioni, ma devono essere concrete e oggettive, comprovanti un uso effettivo, serio e sufficiente del marchio sul mercato interessato. 

Il Tribunale, riferendosi ad una giurisprudenza costante, ha aggiunto inoltre che, per valutare l’effettivo uso del marchio, occorre prendere in considerazione anche le pratiche consuete del settore economico interessato al fine di mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o servizi protetti dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato nonché l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.  

Rispetto alle automobili Ferrari Testarossa, il dibattito si è concentrato sul fatto che tali modelli – poco meno di 10.000 esemplari – sono stati realizzati fra il 1984 ed il 1996, anno quest’ultimo in cui ne è cessata la produzione e si è sviluppato parallelamente il mercato dell’usato da parte di concessionari o distributori autorizzati dalla Ferrari. Il Tribunale, al riguardo, rileva che l’uso del marchio nella sua funzione principale di indicatore di origine rispetto alla vendita di prodotti di seconda mano, può costituire un uso effettivo, anche se effettuato da terzi; infatti, la rivendita di automobili da parte di terzi rivenditori/distributori autorizzati è riconosciuta come effettuata con il consenso implicito del titolare del marchio. A ciò si aggiunga che, nel corso del procedimento, Ferrari aveva dimostrato che taluni concessionari avevano venduto alcuni dei modelli di “Testarossa” fornendo un servizio di certificazione dell’autenticità di tali veicoli.  

Pertanto, il Tribunale ha riconosciuto sia che la vendita di auto usate comportasse un impiego effettivo del marchio sia che Ferrari, anche implicitamente, avesse acconsentito – in qualità di titolare del segno – a tale uso.  

Con riferimento ai pezzi di ricambio ed agli accessori il Tribunale ha sancito che, anche in questo caso, la vendita di tali parti tramite rivenditori autorizzati, svolta anch’essa avvalendosi di una verifica e certificazione dell’origine degli stessi, integrasse un uso effettivo del segno con consenso implicito di Ferrari.  

Infine, rispetto ai modellini in miniatura, il Tribunale ha argomentato che l’apposizione del marchio TESTAROSSA su tali prodotti da parte di terzi sia lecita solo ed esclusivamente laddove abbia lo scopo di indicare che si tratta di una riproduzione fedele di un modello autentico di automobile. Laddove, invece, l’uso sia accompagnato da indicazioni che facciano riferimento ad un accordo di licenza Ferrari, esso sarà percepito come un uso svolto dalla casa madre o da un’impresa ad essa economicamente collegata.  

Dalle prove addotte da Ferrari, emerge come l’uso da parte di terzi risulti essere stato effettuato con la menzione “prodotto ufficiale su licenza Ferrari” e dunque il marchio TESTAROSSA è stato impiegato conformemente alla sua funzione, in modo serio ed effettivo; peraltro, tale indicazione, a parere del Tribunale, fa desumere il consenso implicito della titolare all’uso del segno.  

La suddetta pronuncia permette di interpretare in maniera estensiva la nozione di “uso effettivo”, operazione che esprime i suoi vantaggi soprattutto nei mercati caratterizzati da cicli di vita lunghi o da operazioni di “ri-utilizzo”, come quelli delle auto di lusso. Tale decisione, per i titolari di marchi storici e particolarmente noti, come nel caso di Ferrari, è uno strumento per combattere attacchi pretestuosi per decadenza per non uso e consente di proteggersi anche laddove la produzione dei beni si esaurisca ma la commercializzazione degli stessi prosegua con prodotti di seconda mano.  

Può dunque definirsi una pronuncia visionaria e moderna, che riconosce le peculiarità di taluni mercati ed al contempo consente a marchi iconici di tutelarsi da tentativi di usurpazione.