Una prima possibilità per tutelare un’invenzione in Europa è costituita dalla via nazionale diretta che prevede di depositare tante domande di brevetto nazionale (BN) quanti sono gli Stati di interesse affrontando, per ciascuna di esse, una specifica procedura di esame e concessione.

Una seconda possibilità è costituita dal Brevetto Europeo. La Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC), che dal 1° ottobre 2022 raccoglie 39 Stati Contraenti (SC), ha istituito fin dal 1977 una procedura unificata di deposito e di esame finalizzata alla concessione del cosiddetto Brevetto Europeo. Una volta concesso, il Brevetto Europeo non costituisce un titolo unitario per tutti gli Stati Contraenti.

A questo punto, ossia alla concessione del Brevetto Europeo, si aprono due strade:

• la convalida nazionale in ciascuno Stato di interesse scelto fra i 39 Stati Contraenti, originando così un “fascio” di brevetti nazionali (EP-SC);
• la richiesta di “Effetto Unitario” che costituisce un titolo unico, noto anche come Brevetto Unitario (BU), per gli Stati Membri dell’UE che partecipano all’EU Patent Package (SC1), eventualmente affiancata alla convalida nazionale in ciascuno Stato di interesse scelto fra gli Stati che non partecipano all’EU Patent Package (SC2) perché non sono Membri dell’UE o perché l’EU Patent Package non si applica al loro territorio.

 

In molti Stati Contraenti della EPC la convalida nazionale richiede la traduzione del testo del Brevetto Europeo concesso (o almeno del set di rivendicazioni). Inoltre, ogni convalida è soggetta alle leggi ed alla giurisdizione dei singoli Stati Contraenti, nonché ai relativi oneri.

Per la richiesta di “Effetto Unitario” per un periodo transitorio occorre depositare una sola traduzione del testo del Brevetto Europeo concesso. Al termine del periodo transitorio non sarà più necessario depositare alcuna traduzione.

Per gli Stati Membri dell’UE che partecipano all’EU Patent Package (SC1) il Brevetto Unitario offre quindi un’ulteriore opzione che si aggiunge a quella della via nazionale diretta e alle convalide nazionali. Per gli Stati che non partecipano all’EU Patent Package (SC2) le possibili alternative rimangono la via nazionale diretta e le convalide nazionali.

L’EU Patent Package, entrato in vigore nel 2023, comprende un Regolamento UE che istituisce il Brevetto Europeo con Effetto Unitario (Brevetto Unitario), un Regolamento UE che stabilisce un regime linguistico applicabile al Brevetto Unitario e un accordo tra i paesi dell'UE per istituire una giurisdizione unica e specializzata in materia di brevetti, il cosiddetto Tribunale unificato dei brevetti (TUB).

Il Brevetto Unitario è un singolo brevetto che, a regime, fornirà una protezione uniforme negli Stati Membri dell’UE che partecipano all’EU Patent Package (SC1 – Stati in verde), cioè in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea ad esclusione di Croazia, Polonia e Spagna che per il momento non hanno aderito.

Il Brevetto Unitario deriva da una domanda di Brevetto Europeo depositata presso l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO), esaminata e concessa da parte dell’EPO e per la quale sia stato registrato l’Effetto Unitario a seguito della concessione.

Il Brevetto Unitario deve essere azionato e può essere contestato davanti ad un sistema giurisdizionale centralizzato generato dall’EU Patent Package: il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).

Il Brevetto Unitario ha “effetto unitario”, ciò significa che

1. Conferisce protezione uniforme.
2. È soggetto al pagamento di una singola tassa di mantenimento annuale.
3. La sua cessione, limitazione, revoca o decadenza hanno effetto in tutti gli Stati Membri dell’UE che partecipano all’EU Patent Package.
4. È soggetto alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC).

La singola tassa di mantenimento è paragonabile alla somma delle tasse di mantenimento nazionali pagabili in Germania, Francia, Olanda e Gran Bretagna.

Dopo la concessione da parte dell’Ufficio Brevetti Europeo, secondo il sistema delle convalide nazionali, il Brevetto Europeo deve essere convalidato negli Stati Contraenti dell’EPC di interesse del titolare, generando così un “fascio” di brevetti nazionali. Il Brevetto Europeo cessa di avere effetto per gli Stati Contraenti della EPC in cui non è stato convalidato.

Dopo la concessione da parte dell’Ufficio Brevetti Europeo, il Brevetto Unitario può essere ottenuto con validità in tutti gli Stati Membri dell’UE che partecipano all’EU Patent Package per mezzo di una singola registrazione presentata allo stesso Ufficio Brevetti Europeo.

Per gli altri Stati si applica solo il sistema delle convalide nazionali.

No. L’Unione Europea comprende 27 Stati Membri mentre, a regime, il Brevetto Unitario sarà disponibile per 24 Stati Membri Partecipanti, cioè per tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea ad eccezione (e salvo novità) di Spagna, Croazia e Polonia (Mappa 1).

Inoltre, l’EU Patent Package è entrato in vigore nel 2023 con un numero minore di Stati, corrispondenti agli Stati Membri Partecipanti che avevano depositato il loro strumento di ratifica dell’Accordo UPC). Le ratifiche successive all’entrata in vigore dell’EU Patent Package si applicano solo ai Brevetti Unitari successi.

No, non è possibile.

La questione della doppia protezione per mezzo di un Brevetto Unitario e di un brevetto nazionale è decisa a livello nazionale.

Sì. Dal momento che la Turchia non fa parte del Brevetto Unitario, la convalida in Turchia del Brevetto Europeo può co-esistere con il Brevetto Unitario. La stessa situazione si verifica per tutti gli Stati Contraenti dell’EPC che non partecipano al Brevetto Unitario.

Il Brevetto Unitario è un Brevetto Europeo concesso dall’EPO secondo le regole e le procedure dell’EPC, per il quale il titolare deposita all’EPO una richiesta entro un mese dalla pubblicazione della concessione.

A regime no. Per un periodo transitorio avente una durata di almeno 6 anni, ma comunque non superiore a 12 anni, la richiesta di Brevetto Unitario deve comprendere una traduzione completa in inglese, se il brevetto è stato concesso in francese o tedesco, oppure una traduzione in una qualsiasi lingua dell’Unione Europea se il brevetto è stato concesso in inglese.

Dipende dal criterio di scelta. Se il criterio di scelta è la convenienza economica, la lingua della domanda di priorità (se presente) può consentire di ridurre i costi di traduzione. Per esempio, se il Brevetto Unitario rivendica la priorità di una domanda italiana, la descrizione e le rivendicazioni redatte originariamente in italiano potranno essere adattate al testo del Brevetto concesso. In alternativa si può scegliere la lingua di uno Stato membro dell’Unione Europea già disponibile per altri motivi (per esempio lo spagnolo nel caso di una contemporanea regolarizzazione in Spagna). Se il criterio di scelta è la convenienza strategica, la scelta della lingua dello stato in cui ha sede il principale concorrente oppure che corrisponde al maggiore mercato di sbocco dell’oggetto del brevetto potrebbe essere utile nel caso di futuri azionamenti di fronte al Tribunale Unificato dei Brevetti.

La richiesta di Brevetto Unitario può essere presentata per i Brevetti Europei che siano stati concessi con lo stesso set di rivendicazioni per tutti gli Stati Membri Partecipanti.

Un primo fattore che incide sui costi è la procedura di deposito e concessione del Brevetto Europeo che rimane invariata rispetto al passato, così come il suo costo.

Un altro fattore è legato alla necessità di depositare una traduzione al momento della richiesta del Brevetto Unitario, dopo la concessione e limitatamente al periodo transitorio.

Inoltre, dopo la concessione il Brevetto Unitario sarà soggetto ad una singola tassa di mantenimento paragonabile alla somma delle tasse di mantenimento nazionali pagabili in Germania, Francia, Olanda e Gran Bretagna.

Nello scegliere la strada migliore al termine della procedura di concessione europea, occorre tenere in considerazione fattori quali l’estensione geografica, i costi di richiesta e di mantenimento attuali e futuri, la “forza” del brevetto, l’importanza del prodotto/procedimento ad esso correlato e la litigiosità del settore.
In particolare, la scelta del Brevetto Unitario presenta aspetti positivi e negativi, fra cui:

1. La possibilità di presentare una sola richiesta per tutti gli Stati Membri dell’UE che partecipano all’EU Patent Package.
2. La possibilità di ottenere una tutela estesa senza dover predisporre traduzioni (a regime) a cui si contrappone il rischio che, in una causa di contraffazione presso l’UPC, tale aspetto possa alleviare il conteggio dei danni per alcuni soggetti (PMI, …) che non siano in grado di comprendere la lingua in cui il brevetto è stato concesso.
3. L’eventuale possibilità di conversione del Brevetto Unitario in brevetti o modelli di utilità nazionali, la cui adozione è demandata alle leggi nazionali.
4. La possibilità di una tassa di mantenimento singola che da un lato rappresenta una semplificazione e, dall’altro lato, impedisce un abbandono selettivo nel corso della durata ventennale del brevetto.
5. Il costo della tassa di mantenimento singola (paragonabile alla somma delle tasse di mantenimento nazionali pagabili in Germania, Francia, Olanda e Gran Bretagna) che rende vantaggioso il Brevetto Unitario se l’interesse territoriale si estende a 4 o più Stati.
6. La possibilità che alcuni soggetti (PMI, …) possano ricevere una somma forfettaria di compensazione per le traduzioni effettuate al momento del deposito della domanda di brevetto Europeo.
7. La possibilità di ottenere una protezione uniforme per tutti gli stati Membri dell’UE che partecipano all’EU Patent Package e per tutta la durata del brevetto.
8. La mancanza, alla data odierna, di un Certificato Protettivo Complementare (SPC) Unitario.
9. La previsione di un’unica legge nazionale che governa il Brevetto Unitario come oggetto di proprietà.
10. La competenza esclusiva e non rinunciabile della UPC sul Brevetto Unitario con possibilità di azionamento centralizzato contro possibili contraffattori e con il rischio di revoca o limitazione centralizzata ulteriormente aggravata dal fatto che la validità del Brevetto Unitario potrebbe essere soggetta ai cosiddetti “national prior rights”.

L’UPC è un tribunale comune agli Stati Membri Contraenti dell’Accordo che lo istituisce, il quale è aperto all’adesione di qualsiasi Stato Membro dell’Unione Europea.
Con alcune eccezioni in un iniziale periodo transitorio, l’UPC ha competenza esclusiva per le controversie relative alle convalide nazionali di Brevetti Europei, ai Brevetti Unitari, ai Certificati Protettivi Complementari (SPC) e alle domande di Brevetto Europeo.

Le decisioni del tribunale si applicano, nel caso delle convalide nazionali di un Brevetto Europeo, al territorio degli Stati Membri Contraenti dell’UPCA per i quali il brevetto europeo ha effetto. L’UPC si affiancherà quindi alla magistratura nazionale con una competenza limitata, ma esclusiva.

L’UPC non ha competenza in merito ai brevetti nazionali, per i quali restano competenti i Tribunali nazionali.

L’UPC è formato da un Tribunale di Primo Grado, una Corte di Appello e una Cancelleria.

Il Tribunale di Primo Grado comprende una divisione centrale e divisioni locali/regionali. La divisione centrale ha la sede a Parigi, una sezione a Monaco e una sezione a Milano.

Ogni Stato Membro Contraente può istituire una divisione locale o, insieme con altri Stati Membri Contraenti, anche in base al numero delle controversie brevettuali effettive o prevedibili, una divisione regionale del Tribunale di Primo Grado.

La Corte di Appello e la Cancelleria hanno sede a Lussemburgo.

 

Tutti i collegi dell’UPC devono avere composizione multinazionale. In ogni collegio sono presenti giudici con formazione e qualificazione in campo giuridico, ai quali possono (ma non necessariamente) essere affiancati giudici con formazione e qualificazione in campo tecnico.

L’UPC ha giurisdizione esclusiva su, a titolo esemplificativo, azioni di:

1. nullità,
2. contraffazione,
3. cautelari e ingiunzioni,
4. accertamento negativo della contraffazione,
5. risarcimento danni.

L’obiettivo dell’UPC è quello di raggiungere una decisione in primo grado nell’arco di un anno.

In generale, la divisione centrale è competente sulle azioni di nullità e di accertamento negativo della contraffazione, mentre le divisioni locali/regionali sono competenti sulle azioni di contraffazione, cautelari e ingiunzioni, e risarcimento danni. Se un’azione di nullità e un’azione di contraffazione sono proposte per il medesimo brevetto, l’Accordo UPC prevede l’opzione di discutere entrambe le azioni sotto un’unica divisione (sia essa centrale o locale/regionale). Esiste, con alcuni vincoli, la possibilità di “forum shopping” per l’attore in contraffazione (che è anche titolare del Brevetto Unitario), cioè la possibilità di scegliere una divisione più conveniente, ad esempio per motivi logistici, linguistici, ecc., dinanzi alla quale andare a litigare.

La scelta della lingua dei procedimenti dipende da vari fattori, non sempre nella disponibilità delle parti. Nella maggior parte dei casi la lingua del procedimento dinanzi alla divisione centrale è la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto (lingua del brevetto) e la lingua del procedimento dinanzi ad una divisione locale/regionale è la lingua ufficiale dello Stato Membro Contraente che ospita la divisione. Inoltre in generale la lingua del procedimento dinanzi alla Corte di Appello è la lingua del procedimento impiegata dinanzi al Tribunale di Primo Grado. Sono tuttavia previsti numerosi accorgimenti per predisporre adeguate traduzioni e interpretariato in corso di causa, a seconda delle esigenze e per garantire un effettivo contradditorio.

È ancora possibile depositare all’EPO opposizione alla concessione di un Brevetto Europeo. Le parti di una azione di fronte all’UPC devono informare la Corte di ogni opposizione pendente dinanzi all’EPO. L’UPC può sospendere il procedimento se è prevedibile una rapida decisione dell’EPO.

Le decisioni dell’UPC si applicano al territorio degli Stati Membri Contraenti dell’UPCA per i quali il Brevetto Europeo ha effetto come Brevetto Unitario o come convalide di Brevetto Europeo.

Durante un iniziale periodo transitorio, è possibile esercitare la possibilità di “opt-out”, cioè rinunciare alla giurisdizione dell’UPC per le azioni di nullità e di contraffazione relative alle convalide nazionali dei Brevetti Europei, alle domande di brevetto europeo e ai certificati protettivi complementari (lasciandone la giurisdizione ai Tribunali nazionali).
Non è possibile esercitare l’opt-out per i Brevetti Unitari.

La durata del periodo transitorio è di 7 anni, che potrà essere prorogata al massimo per un periodo di ulteriori 7 anni.

In generale, l’opt-out può essere esercitato fino ad un mese prima dello scadere del periodo transitorio, a meno che non sia già stata proposta un’azione di fronte all’UPC. La richiesta di opt-out può essere ritirata (opt-in) a meno che non sia già stata proposta un’azione di fronte ad una Corte nazionale.

L’opt-out resta in vigore per tutta la durata del brevetto/SPC per cui è stato richiesto, a meno del ritiro da parte del titolare (opt-in).

Nel decidere se presentare richiesta di opt-out occorre considerare:

1. L’importanza del prodotto/procedimento brevettato
2. L’impatto di una revoca complessiva
3. La “forza” del brevetto
4. Il rischio di contraffazioni estese su più Stati
5. Il costo della causa, il conteggio dei danni e le spese processuali di fronte all’UPC
6. L’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni dell’UPC, soprattutto in una fase iniziale
7. La presenza di altre forme di tutela disponibili (marchi, design, know how)
8. I fattori che possono rendere impossibile ritirare la richiesta di opt-out (opt-in), per esempio in caso di una causa di fronte ad una corte nazionale
9. Il consenso di tutti i titolari effettivi

La rappresentanza dinanzi all’UPC è obbligatoria. Le parti possono essere rappresentate da:

1. un mandatario Brevetti Europei in possesso di adeguata qualifica, come un “European Patent Litigation Certificate”, o da
2. un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi al Tribunale di uno Stato Membro Contraente dell’UPCA.

Una protective letter è un modo per ridurre il rischio che, inaudita altera parte, vengano disposte misure cautelari contro un presunto contraffattore, quali ordine di conservazione delle prove, sequestro, inibitoria e altro. Se una parte teme che sia presentata una richiesta di misure provvisorie nei suoi confronti, può depositare una protective letter in Cancelleria. La protective letter può indicare le ragioni per cui una futura richiesta di misure provvisorie dovrebbe essere rifiutata dall’UPC ed ha effetto per un periodo di sei mesi (estendibile).

Se un’azione di contraffazione viene proposta davanti a una divisione locale dell’UPC e il presunto contraffattore deposita una domanda riconvenzionale di nullità, la divisione locale può decidere di:

1. procedere giudicando sia l’azione di contraffazione che la riconvenzionale di nullità;
2. trasferire la riconvenzionale di nullità alla competente divisione centrale dell’UPC. La divisione locale rimane competente per l’azione di contraffazione e si parla in questo caso di “biforcazione”. L’azione di contraffazione può essere a questo punto sospesa in attesa che la divisione centrale si pronunci sulla riconvenzionale di nullità, oppure decisa autonomamente dalla divisione locale senza attendere gli esiti della riconvenzionale di nullità (biforcazione vera e propria);
3. trasferire alla divisione centrale dell’UPC sia l’azione di contraffazione che la riconvenzionale di nullità, purché tutte le parti siano d’accordo.

Per ogni azione si deve pagare all’UPC una tassa fissa. Ad esempio, la tassa fissa per un’azione di nullità è di 20.000 €, mentre la tassa fissa per un’azione di contraffazione è di 11.000 €. Per alcune azioni fra cui le azioni e le riconvenzionali di contraffazione, e le azioni di accertamento negativo della contraffazione, si deve pagare, in aggiunta alla tassa fissa, un’integrazione variabile, basata sul valore della causa. L’integrazione è dovuta solo per controversie aventi un valore pari o superiore a 500.000 €. Il valore della controversia/domanda è determinato dalla parte che la propone (salvo eccezioni).

Sì. Le piccole e micro imprese (definizione in accordo con la Raccomandazione n. 2003/361 della Commissione Europea) pagano solo il 60% delle tasse previste.

Sono anche previste riduzioni per le ipotesi in cui le parti, di comune accordo, richiedano che la controversia venga trattata e decisa da Giudice unico (25%).

Sono previsti rimborsi delle tasse versate, in misura variabile dal 60 al 20% nelle ipotesi in cui la vertenza venga risolta transattivamente, anche attraverso il Centro di Mediazione ed Arbitrato, istituito presso l’UPC, prima della conclusione della prima fase scritta (riduzione del 60%), della fase intermedia (40%) o della fase orale finale (20%).

Si. Il rimborso delle spese è dovuto secondo il generale principio della soccombenza, cioè la parte soccombente dovrà rimborsare a quella vittoriosa le spese di giudizio. Sono individuati dei tetti massimi di rimborso variabili in proporzione al valore della causa (es. max 38.000 € per una controversia di valore tra 0 e 250.000 €).

Si. Il patrocinio gratuito per i non abbienti è previsto, come pure formule di sostegno alla rappresentanza nel procedimento.