Autore: Paolo Di Mella

Articolo pubblicato in Bugnion News n.47 (Novembre 2020) – Ascolta la versione Audio

GALLETTI S.p.A. è un’azienda famigliare di successo operante nel settore degli apparecchi per il riscaldamento e il condizionamento dell’aria (in particolare fan coil, pompe di calore, chiller, termoconvettori). Nata agli inizi del secolo scorso è oggi gestita dalla terza generazione (www.galletti.com).

Galletti aveva provveduto a registrare il proprio marchio istituzionale, di seguito raffigurato, in numerosi Paesi ma non in tutti, ed in particolare non in Cina.

 

Ad aprile 2016 si apprese la notizia che una società cinese, denominata Hangzhou Jin Nuan Trade Co., Ltd, aveva depositato in Cina due domande di registrazione aventi ad oggetto il medesimo marchio figurativo sopra rappresentato, una in classe 11 della Classificazione Internazionale di Nizza (dove rientrano buona parte dei prodotti della Galletti S.p.A.) e l’altra in classe 6 (con designazione di diversi prodotti quali condotte d’acqua in metallo, tubi di discesa metallici, valvole di metallo, ecc..). Il termine per presentare opposizione era il 20.04.2016.

Il caso si presentava di non semplice soluzione a causa delle seguenti circostanze che non lasciavano ben sperare circa un esito favorevole della pratica:

  • il marchio “Galletti” non era mai stato depositato in Cina;
  • il marchio “Galletti” non era mai stato utilizzato da Galletti (né direttamente né indirettamente) sul mercato cinese;
  • totale assenza di prove documentali attestanti che la ditta cinese era a conoscenza del marchio e dell’azienda italiani al momento del deposito delle domande di registrazione (es: partecipazione a fiere del settore, contatti commerciali intervenuti tra il cliente e la ditta cinese, passati rapporti di agenzia o distribuzione, ecc..).

Nonostante le possibilità di successo dell’opposizione non fossero molto elevate, la decisione fu quella di attivarsi contro entrambe le domande di registrazione presso l’Ufficio Marchi cinese (“China Trademark Office” – CTMO, oggi “National Intellectual Property Administration” – CNIPA) sulla base dei seguenti tre motivi di opposizione.

Il primo motivo – Il segno depositato violava il diritto anteriore consistente nella denominazione sociale (o nome commerciale) “Galletti” (art. 32.1 della Legge Marchi locale). A sostegno di questa base di opposizione si rendeva necessario raccogliere quanta più documentazione possibile attestante la reputazione del “trade name” GALLETTI nel mondo (non necessariamente in Cina dove peraltro – come sopra precisato – il cliente non vantava alcuna presenza commerciale), quale, a titolo di esempio, partecipazione a fiere internazionali o riconoscimenti e premi conferiti da enti terzi.

Il secondo motivo – Il segno depositato violava il diritto d’autore sull’opera dell’ingegno costituita dal segno

che era stato ripreso tale e quale nel marchio della ditta cinese (art. 32.1 della Legge Marchi cinese).

Va precisato, a tale riguardo, che in Cina (come peraltro nel resto del mondo) per poter beneficiare di questa forma di protezione non è necessario che l’opera possieda un carattere creativo particolarmente elevato essendo sufficiente che nella stessa si rinvenga la personale rappresentazione della realtà da parte dell’autore.

Sempre riguardo al copyright, occorre precisare che, a differenza di buona parte dei Paesi (compresa l’Italia) per i quali il diritto d’autore sorge in automatico per effetto della sola creazione dell’opera da parte dell’autore (senza il ricorso, quindi, a particolari procedure o formalità), in Cina si rende necessario registrare l’opera dell’ingegno presso il China Copyright Protection Center per poter azionare questo tipo di protezione. Va da sé che la tutela conferita dal copyright decorre non dalla data di deposito della richiesta di registrazione del copyright, bensì dalla data di creazione dell’opera che va dimostrata con idonea documentazione.

Galletti diede corso a tale procedura al termine della quale ottenne il certificato di registrazione del copyright, documento che ovviamente fu prodotto davanti all’Ufficio Marchi.

Il terzo motivo – Infine un ultimo motivo di opposizione consisteva nella malafede della ditta cinese Hangzhou Jin Nuan Trade Co. Ltd. la quale, nello stesso periodo, aveva depositato un notevole numero di marchi (circa 90) corrispondenti a brand di aziende occidentali. Era pertanto possibile invocare nel caso in questione l’applicazione dell’art. 7 della Legge Marchi cinese che sanziona, per l’appunto, il deposito del marchio effettuato in malafede.

Nonostante gli sforzi profusi l’opposizione si concluse in data 31 maggio 2017 con una decisione sfavorevole: secondo l’Ufficio Marchi la ditta italiana non era riuscita a dimostrare l’uso anteriore e la notorietà del proprio marchio in Cina (il che costituiva un evidente “abbaglio” dell’Ufficio dal momento che tale motivo di opposizione non era stato opportunamente invocato) e nemmeno la reputazione del nome commerciale acquisita in Cina prima della data di deposito dei marchi avversari. Così come non era stata dimostrata la violazione del diritto d’autore e la malafede della ditta cinese.

Nessun commento venne svolto dall’Ufficio con riguardo al valore probatorio della documentazione presentata, in tal modo rendendo la decisione viziata da carente motivazione.

La conseguenza di questa decisione fu che le domande di registrazione cinesi giunsero a registrazione.

La ditta Galletti però non si arrese e presentò una azione di invalidazione davanti all’organo superiore, ossia il “Trademark Review and Adjudication Board” (“TRAB”). Tale procedura si concluse a maggio 2019 con una pronuncia che ribaltava completamente quella di primo grado, sancendo l’invalidazione delle due registrazioni anteriori cinesi.

Decisivi ai fini dell’esito favorevole della controversia furono il riconoscimento come “opera dell’ingegno” del marchio GALLETTI e quindi la sua protezione secondo la legge locale sul diritto d’autore, e il fatto che la ditta cinese avesse depositato più di 90 marchi in diverse classi molti dei quali interferenti con marchi di aziende occidentali, il che costituiva una prova evidente di malafede e di concorrenza sleale.

Controparte non presentò ricorso davanti al Tribunale di Pechino, Sezione specializzata nella Proprietà Intellettuale e, di conseguenza, la decisione del TRAB passò in giudicato.

La cancellazione definitiva dei due marchi anteriori spianò la strada a Galletti per ottenere la registrazione in Cina del proprio marchio: in data 6.01.2020 l’Ufficio Marchi cinese accettò definitivamente la porzione cinese della registrazione internazionale n. 1358743 del 09.02.2017, inizialmente rifiutata per la presenza dei marchi anteriori cinesi.

Considerazioni finali – È risaputo che in Cina (ma non solo) i depositi in malafede di marchi di impresa di aziende terze rappresentano un rischio elevato che sussiste ogni qualvolta non si provveda a registrare tempestivamente il proprio marchio lasciando così libero il campo a speculatori senza scrupoli mossi il più delle volte dall’intento di trarre profitto dalla vendita al legittimo proprietario del marchio registrato abusivamente.

Il caso qui illustrato dimostra che in Cina gli strumenti giuridici per ottenere ragione del proprio diritto non mancano.

Non dimentichiamo che il gigante asiatico ha vissuto recentemente un periodo di profondo cambiamento che ha interessato tutti gli aspetti della sua società, compresi il proprio ordinamento giuridico e il proprio sistema giudiziario, entrambi all’altezza, oggi, di quelli dei paesi occidentali più evoluti.

Basti pensare che la Cina ha costituito da qualche anno dei Tribunali speciali aventi giurisdizione sulle controversie relative al mondo Internet (es: dispute sulla titolarità o sulla contraffazione di copyright pubblicato per la prima volta in Intenet oppure dispute sulla titolarità o contraffazione di nomi a dominio) con la possibilità di gestire completamente on-line la controversia avvalendosi della tecnologia blockchain.

Altro dato indicativo: sul sito della Corte Suprema sono pubblicate più di 100 milioni di sentenze definitive, di cui un milione riguardano la proprietà industriale. Sono stati quindi individuati, sempre dalla Corte Suprema, dei “casi guida” vincolanti per gli organi inferiori (in modo analogo a quanto succede nei sistemi anglosassoni di common law). Lo scopo è quello di uniformare e rendere prevedibili gli esiti delle cause a tutto vantaggio della certezza del diritto.

Il caso Galletti dimostra che, nel caso di violazioni evidenti di propri diritti di esclusiva in Cina (come in altri Paesi), atteggiamenti arrendevoli, spesso assunti dalle aziende italiane sulla base di quelli che oggi si possono definire a pieno titolo “luoghi comuni”, non sono oggi più giustificati. La difesa dei propri diritti di esclusiva (che ovviamente non comprendono solo il marchio e il brevetto, bensì anche il proprio sito Internet, le fotografie dei propri prodotti, la forma e l’aspetto degli stessi) deve costituire invece l’obiettivo primario che ogni azienda si deve prefiggere.

© BUGNION S.p.A. –  Novembre 2020