Articolo pubblicato in Bugnion News n.28 (maggio 2018)


Dopo la storica vittoria dell’antica Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella contro il signor CAI Zhifeng (Bugnion News n. 26 di gennaio 2018), salita agli onori delle cronache dei quotidiani nazionali e riportata anche dal TG1 in prima serata, la spezieria fiorentina, nota in tutto il mondo, consolida il risultato con una nuova vittoria contro un altro squatter, che sta tentando di “rubare” centinaia marchi famosi occidentali, la società Yiwu Fu Lei De Import & Export Co., Ltd.
Il marchio dell’Officina preso di mira stavolta è l’abbreviazione del nome societario, SMNOVELLA, utilizzato dall’Officina di Santa Maria Novella soprattutto su Internet come estensione di tutti i suoi nomi a dominio (www.smnovella.itwww.smnovella.com, ecc.) e quindi di valore inestimabile per l’identità virtuale della società. Tuttavia, la registrazione di questo segno distintivo come marchio è arrivata tardivamente, non essendo tra i marchi principalmente usati dalla titolare sui suoi prodotti, e solo dopo che, nel novembre 2015, la Yiwu Fu Lei De Import & Export Co., Ltd aveva depositato la domanda di marchio SMNOVELLA, intuendone il valore per l’Officina, proprio per i prodotti cosmetici compresi nella classe 3, di principale interesse per l’Officina di Santa Maria Novella.
Non potendo contare su registrazioni anteriori del segno SMNOVELLA valide in Cina, abbiamo quindi dovuto fondare l’opposizione anche stavolta sulla mala fede della titolare al momento del deposito, chiaramente desumibile dal fatto che aveva depositato oltre 800 domande di marchio, individuando e indicando all’Esaminatore i numerosi marchi occidentali noti tra gli 800 di cui aveva chiesto la registrazione, molti dei quali oggetto di opposizione. Inoltre, trattandosi di una società di import-export, era evidente che la Yiwu Fu Lei De conoscesse il nome abbreviato, SMNOVELLA, con il quale la società fiorentina è nota sul web. Infine, l’opposizione è stata fondata sulla somiglianza con i marchi anteriori SANTA MARIA NOVELLA, registrati in Cina dall’Officina, sia nella versione denominativa che nella nota versione figurativa che contraddistingue tutta la sua produzione.
Non potendo poi vantare un preuso del marchio SMNOVELLA in Cina, poiché la società fiorentina non era ancora sbarcata in Cina nel 2015, abbiamo puntato ancora una volta sulle massicce prove della sua reputazione, più a livello internazionale che in Cina, unitamente ai dati statistici, ricavabili da Google, degli accessi dalla Cina al sito web ufficiale www.smnovella.com.
Con decisione del 2 aprile 2018, L’Ufficio Marchi cinese (CTMO) ha accolto in toto i nostri argomenti, ritenendo che il marchio depositato dalla società cinese, simile ai marchi anteriori SANTA MARIA NOVELLA, in quanto ne costituisce l’abbreviazione e, soprattutto, affermando che le prove fornite dall’Oppenente indicano che la società cinese ha richiesto la registrazione di oltre 800 marchi in numerose classi di prodotti e servizi, la gran parte dei quali identici o molto simili a marchi registrati da terzi e oggetto di opposizione. L’Esaminatore conclude quindi affermando che il comportamento del depositante è stato dettato dalla chiara intenzione di copiare marchi altrui e non solo può indurre in confusione i consumatori sull’origine dei prodotti ma integra anche gli estremi della concorrenza sleale e viola il principio della buona fede nelle attività commerciali.
Questa nuova decisione del CTMO è importante perché conferma l’orientamento dell’Ufficio Marchi cinese teso a bloccare definitivamente il fenomeno del trademark squatting in Cina, che tanti danni ha procurato in passato alle imprese occidentali e fa ben sperare per le numerose opposizioni ancora pendenti contro questo e gli altri trademark squatter cinesi.
Dall’altro lato, il caso esaminato deve servire di monito alle imprese sull’importanza di registrare non solo i marchi effettivamente utilizzati sui propri prodotti, ma anche i segni distintivi usati sul web, ad esempio come nome a dominio, se diversi dal marchio principale, poiché altrettanto importanti per le azioni di difesa quale quella del caso di specie.

© BUGNION S.p.A. – Maggio 2018


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