Articolo pubblicato in Bugnion News n.28 (maggio 2018)

L’opportunità (o la necessità) di emendare la domanda di brevetto italiano a seguito del ricevimento del rapporto di ricerca può essere considerata naturalmente una fase necessaria per la continuazione della procedura di rilascio del brevetto, ma non solo.
Ormai da tempo è stata infatti codificata la possibilità per il di riformulare le rivendicazioni, senza uscire da quanto immediatamente derivabile dalla domanda di brevetto depositata, durante una eventuale causa vertente sulla validità del brevetto stesso.
La giurisprudenza e la legge non sono ancora completamente o abbastanza ferme nell’affermare la possibilità per il titolare di riformulare le rivendicazioni aggiungendo anche caratteristiche inizialmente presenti nella descrizione, in particolare per quanto riguarda la possibilità del potenziale contraffattore di discolparsi, in termini di risarcimento danni, adducendo a proprio vantaggio di aver confidato nella non validità della formulazione delle rivendicazioni a brevetto rilasciato.
Ciò sembra essere non completamente irragionevole, in quanto, dovendo il brevetto essere giudicato sempre bilanciando fra loro il diritto del titolare ad avere una efficace protezione protetta da contestazioni eccessivamente formali, e la certezza giuridica dei terzi, ed essendo tale certezza giuridica non solo correlata alla chiarezza atemporale nei limiti della protezione, ma anche alla chiarezza temporale relativa ai limiti di tale protezione così come resi disponibili al pubblico al rilascio del brevetto, lo stesso potenziale contraffattore potrebbe logicamente affermare di non aver potuto prevedere, in modo non troppo dispendioso, l’emendamento che ha reso valido il brevetto ma che inizialmente era soltanto nella descrizione.
Pertanto, prendendo in considerazione i documenti citati nel rapporto di ricerca emesso per la domanda di brevetto italiano, sarebbe opportuno inserire nelle rivendicazioni dipendenti, eventualmente aggiungendone, tutte le caratteristiche o combinazioni di caratteristiche che configurano le migliori posizioni difensive alla luce di possibili attacchi futuri alla validità del brevetto.
Pertanto è fondamentale valutare attentamente, con funzione preventiva, quali potrebbero essere eventuali attacchi di validità che potrebbero essere in futuro portati alla validità del brevetto, alla luce dei documenti citati nel rapporto di ricerca “italiano”, per eventualmente emendare le rivendicazioni, già con il brevetto allo stato di domanda, anche attingendo a caratteristiche non inizialmente rivendicate, ma che potrebbero tornare molto utili in futuro, proprio in quanto presenti nelle rivendicazioni del brevetto rilasciato.
Pertanto il rapporto di ricerca italiano si rivela non solo utile per soppesare l’opportunità di estensioni all’estero, ma anche per preparare eventuali future strategie di difesa del brevetto stesso.

© BUGNION S.p.A. – Maggio 2018


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