Articolo pubblicato in Bugnion News n.51 (Maggio 2021) – Ascolta la versione Audio

Che l’aspetto dei mattoncini Lego sia determinato da una serie di caratteristiche che hanno una funzione tecnica, è innegabile. Ma che dire del chiaro intento estetico, che fa del mattoncino Lego una icona di design?

La Corte di Giustizia Europea (con la sentenza T-515/19 del 24 marzo 2021) ha riformato una sentenza della divisione di appello EUIPO che aveva annullato il design comunitario (n. 001664368-0006) depositato da Lego A/S. Il design Lego, oggetto della diatriba, riguarda un mattoncino di forma appiattita, con soli quattro bottoni di impegno sulla faccia superiore. Si tratta quindi di un pezzo “speciale”, che presenta un aspetto differente rispetto ai mattoncini più tradizionali, dotati di un’altezza maggiore e di due file di bottoni di impegno sulla faccia superiore. Il mattoncino oggetto del design è rappresentato nelle figure sottostanti:

In sintesi, la questione giuridica, che si è conclusa con la sentenza della Corte di Giustizia, si è sviluppata attorno ad un tentativo di stabilire se le caratteristiche estetiche del mattoncino, oggetto del design Lego, siano determinate unicamente da una funzione tecnica, nel qual caso non sarebbero proteggibili mediante un design comunitario.

Che l’aspetto inconfondibile di un mattoncino Lego sia determinato da una serie di caratteristiche che hanno una funzione tecnica, è innegabile. Tale funzione tecnica può essere riassunta nella possibilità di consentire una connessione, stabile ma risolvibile, tra un mattoncino ed uno o più ulteriori mattoncini di un insieme di mattoncini più complesso, per comporre una “costruzione”. Se, però, è possibile esporre un breve inciso personale, sostenere che le caratteristiche estetiche dei mattoncini Lego siano determinate unicamente da una funzione tecnica, appare quantomeno discutibile, se non altro per il fatto che esistono, già dai tempi della nascita dei Lego, infinite soluzioni tecniche adatte e svolgere il medesimo compito di connessione stabile e risolvibile tra due o più pezzi. In altri termini, nella determinazione della forma dei mattoncini Lego, non sono solo considerazioni tecniche ad aver giocato un ruolo. La soluzione “disegnata” da Lego va ben oltre una mera funzione tecnica, ma è stata ideata con un chiaro intento estetico, entrando a pieno diritto nel novero ristretto di quei prodotti che possono essere definiti icone di design. Qualunque Lego è infatti, innegabilmente, inconfondibile, da parte di chiunque.

In ogni caso, al di là di ogni considerazione generale che può essere svolta sul mondo Lego, la questione giuridica che ha coinvolto la Corte di Giustizia riguarda un particolare mattoncino.

Breve storia del caso

Il design Lego, registrato in data 02/02/2010, è stato oggetto di un procedimento, promosso dalla società Delta Sport Handelskontor GmbH (d’ora innanzi solo “Delta”), finalizzato a far accertare la nullità dello stesso.

La domanda di nullità avanzata da Delta si è basata sostanzialmente sul comma 1 dell’articolo 8 del Regolamento CE n. 6/ 2002 (d’ora innanzi “Legge Design”). L’articolo 8 comprende i seguenti tre commi:

  1. Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.
  2. Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all’interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.
  3. In deroga al paragrafo 2 un disegno o modello comunitario conferisce diritti su un disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 che ha lo scopo di consentire l’unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell’ambito di un sistema modulare.

L’argomento principale della domanda di nullità promossa da Delta è basato sul comma 1 dell’articolo 8 della Legge Design. In estrema sintesi, Delta ha sostenuto che le caratteristiche estetiche del mattoncino Lego sono determinate solo da una funzione tecnica e precisamente da quella di consentire l’aggancio stabile ad altri mattoncini.

La divisione dell’EUIPO che si è occupata del procedimento di nullità ha rigettato la richiesta di Delta, sostenendo che l’applicabilità delle condizioni previste dall’articolo 8 (comma 1) sopra riportato non fosse stata sufficientemente motivata da Delta, in quanto quest’ultima non aveva dimostrato in maniera esauriente che tutte le caratteristiche estetiche del mattoncino sono determinate unicamente dalla funzione tecnica cui devono assolvere.

Inoltre, la divisione ha ritenuto che, nel caso del mattoncino, si applicasse l’esclusione prevista al comma 3 dell’articolo 8 della legge design, considerando che il mattoncino Lego rientra nell’ambito di un sistema modulare.

Successivamente, Delta ha depositato un appello contro la decisione che ha confermato la validità del design Lego. La divisione di appello dell’EUIPO, con sentenza del 10 Aprile 2019, ha accolto le istanze di Delta, dichiarando nullo il design Lego.

In estrema sintesi, la divisione di appello ha ritenuto che le caratteristiche estetiche del mattoncino oggetto del design Lego fossero dettate unicamente dalla funzione tecnica di consentire l’incastro ed il disimpegno di un mattoncino rispetto a uno o più mattoncini dell’insieme.

Le argomentazioni elaborate dalla divisione di appello sono passate attraverso l’individuazione delle seguenti caratteristiche estetiche del mattoncino:

  1. la fila di bottoni sulla faccia superiore del mattoncino;
  2. la fila di piccoli circoli sulla faccia inferiore del mattoncino;
  3. le due file di cerchi più grandi, sempre sulla faccia inferiore del mattoncino;
  4. la forma rettangolare del mattoncino;
  5. lo spessore delle pareti del mattoncino;
  6. la forma cilindrica dei bottoni.

A detta della divisione di appello, tali caratteristiche sarebbero dettate unicamente dalla funzione tecnica di consentire l’incastro ed il disimpegno di un mattoncino rispetto a uno o più mattoncini dell’insieme.

Va notato che la divisione di appello ha formulato la propria decisione senza prendere in considerazione le eccezioni previste dal comma 3 dell’articolo 8 sopra riportato, ovvero senza valutare se il mattoncino oggetto del design Lego possa rientrare nell’ambito di un sistema modulare, nonostante Lego avesse invocato tali eccezioni nel proprio appello, e nonostante tali eccezioni fossero state applicate dalla divisione di primo grado che aveva rigettato la richiesta di nullità promossa da Delta. (Breve nota personale, se le caratteristiche dell’aspetto di un mattoncino Lego non hanno lo scopo di consentire l’unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell’ambito di un sistema modulare, non si capisce che cosa lo potrebbe avere; probabilmente, e credo che una visita a Legoland tolga ogni dubbio, i mattoncini Lego sono l’essenza stessa di un sistema modulare).

Lego ha quindi depositato appello presso la Corte di Giustizia Europea, contro la sentenza di nullità promulgata dalla divisione di appello dell’EUIPO.

Con la sentenza T-515/19 del 24 Marzo 2021, la Corte di Giustizia Europea ha confermato la validità del design Lego.

Motivazioni della Corte di Giustizia Europea a conferma della validità del design Lego.

La Corte di Giustizia Europea ha rilevato due fondamentali carenze nella sentenza promulgata dalla divisione di appello EUIPO:

a) mancato esame delle eccezioni previste dal comma 3 dell’articolo 8 della Legge Design;

b) esame incompleto delle caratteristiche estetiche del mattoncino Lego, ed in particolare omissione di una caratteristica estetica fondamentale dall’elenco delle caratteristiche esaminate ai fini delle considerazioni relative all’articolo 8 (comma 1) della Legge Design.

Riguardo alla carenza di cui al punto a), la Corte di Giustizia ha stabilito che, di fatto, l’eccezione sollevata da Lego davanti alla Corte non era tardiva, pur se sollevata per la prima volta. In sostanza, Lego aveva pieno diritto di invocare tali eccezioni in sede di appello, anche per la prima volta. Ciò premesso, la Corte di Giustizia ha ritenuto che le eccezioni del comma 3 dell’articolo 8 avrebbero dovuto essere esaminate come diretta conseguenza del fondamento delle motivazioni della divisione di appello, che ha individuato come funzione tecnica delle caratteristiche estetiche la possibilità di incastro e disimpegno di un mattoncino rispetto ad uno o più mattoncini dell’insieme, applicando implicitamente le condizioni di esclusione dal design previste dall’articolo 8 (comma 2), che è diretto fondamento dell’articolo 8 (comma 3). In pratica, secondo la Corte di Giustizia, se si stabilisce che le caratteristiche estetiche di un prodotto devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato, o cui è applicato, di essere connesso meccanicamente con altro prodotto (incastro tra due o più mattoncini), “automaticamente” o “naturalmente” è necessario chiedersi se si possa applicare l’eccezione prevista dall’articolo 8, comma 3, e quindi se, in deroga al comma 2, ci si trovi nell’ambito di un sistema modulare.

Riguardo alla carenza al punto b), la Corte di Giustizia ha confermato che, per applicare correttamente l’articolo 8 (comma 1), tutte le caratteristiche estetiche dell’oggetto devono avere unicamente una funzione estetica. La Corte di Giustizia ha ritenuto che la divisione di appello, nell’individuazione delle caratteristiche estetiche del mattoncino, abbia omesso di esaminare una caratteristica che avrebbe, invece, dovuta essere esaminata, ovvero la superficie liscia ad entrambi i lati della fila di bottoni sul lato superiore del mattoncino. Secondo la Corte di Giustizia, il mancato esame di tale caratteristica non consente di applicare correttamente le condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 8.

La Corte di Giustizia ha quindi riformato la decisione di nullità della divisione di appello EUIPO.

© BUGNION S.p.A. – Maggio 2021