Articolo pubblicato in Bugnion News n.40 (Marzo 2020) – Ascolta la versione Audio

Mercoledì 10 Agosto 2022.

L’FC internazionale Milano, come molte squadre Italiane è impegnata nella solita tournée estiva. Questa volta in terra americana. A Miami.

L’addetto alla sovraimpressione del network ESPN è, come sempre prima delle partite, impegnato nel preparare le sigle per indicare le squadre.  Si tratta di quelle piccole sovraimpressioni in alto a sinistra sul teleschermo che appaio durante i match per indicare il risultato, i cartellini, il minutaggio ecc… Oppure, quelle che scorrono più o meno velocemente assieme alle altre notizie, sotto lo speaker di turno durante i notiziari.

Ma oggi, il nostro addetto è nervoso. Non riesce a trovare una soluzione. Le lettere a sua disposizione questa volta non bastano. E trovare una soluzione non è semplice. La partita in programma infatti è FC INTER MILAN (il nome con cui l’Inter è nota all’estero) contro FC INTER MIAMI.  FCI vs FCI, INT vs INT, INM vs INM. E no, non può proprio mettere un logico MIL vs MIA… I tifosi interisti questo proprio non potrebbero sopportarlo. Anche lui che è appassionato di football (quello americano) e basketball più che di soccer, questo lo sa: un interista non vorrebbe mai che la sua squadra fosse presa per il MILAN.

Ma torniamo ad oggi e vediamo di capirci qualche cosa sul perché, in questo improbabile futuro, il nostro amico di ESPN si trova in questa ingarbugliata situazione.

Il problema sta nel fatto che, nel 2018, la MLS (Major League Soccer , proprietaria di tutti i marchi delle squadre – le cosi dette franchigie – che militano nel campionato di calcio USA) ha deciso di chiamare la squadra di Miami, “Club Internacional de Fútbol Miami” (https://www.intermiamicf.com/), e depositare contestualmente una serie di marchi in varie classi per le seguenti declinazioni: INTER MIAMI CF (domanda di marchio US no. 88410795), INTER MIAMI FC (domanda di marchio US 88018925); INTER MIAMI (domanda di marchio US 880189919), nessuno dei quali, per varie ragioni che non staremo qui ad approfondire risulta ancora registrato.

A rendere il rapporto con l’FC INTERNAZIONALE MILANO ancora più romanticamente complesso – e queste cose nel calcio succedono, oh sì se succedono… – e a dare alla vicenda un tocco di gossip che non guasta mai, dobbiamo aggiungere che tra i proprietari dell’attuale Club Internacional de Fútbol Miami (che per la cronaca ha giocato la sua prima partita ufficiale il 1° marzo scorso) è Mr. David Beckham, il quale ha speso uno scampolo del suo finale di carriera con la maglia numero 7 dell’AC MILAN, gli acerrimi rivali dell’Inter (di Milano) . Per gli amanti delle statistiche David Beckham ha collezionato 28 presenze nell’AC MILAN nella stagione 2009-2010, con due gol all’attivo.

Ora, se sul campo l’ipotetica partita che sta facendo passare un brutto momento all’addetto alle sovraimpressioni di ESPN difficilmente si giocherà, in questi giorni, si sta assistendo ad un bel match che verte sul nome INTER di fronte al Trademark Trial & Adjudication Board (TTAB) dell’Ufficio marchi e brevetti americano (USPTO – US Patent & Trademark Office).

Delle domande di marchio in campo alla compagine di MIAMI abbiamo già detto. L’FC Internazionale Milano, con riferimento al nome Inter vanta almeno una privativa già registrata – un marchio US n.  2708251 per lo stemma della squadra FCIM Inter 1908 – due domande di marchio pendenti: una per INTER MILANO (Domanda di marchio US 86224485) ed una per INTER da sola (Domanda di marchio US 86224449).

Proprio con riferimento a questa ultima domanda è iniziata l’interessante disputa che ha avuto qualche spazio anche sui mezzi di informazione nostrani.  Paradossalmente, tuttavia, non è stata l’FC Internazionale ad iniziare la disputa, come magari ci si sarebbe aspettati, ma è stata la MLS, titolare, come detto, delle domande di marchio per FC INTER MIAMI ed altre, che ha presentato nel marzo 2019 un’opposizione di fronte al competente TTAB contro la registrazione della Domanda di marchio US no. 86224449 per INTER depositata dalla società milanese.

Nella sua opposizione, la MLS ha sostenuto che la domanda di marchio per INTER dovrebbe essere rifiutata per due motivi indipendenti:

– Inter è parola “meramente descrittiva” (sezione 2(e)(2) del US Trademark Act); e

– Esiste un “rischio di confusione” (sezione 2(d) della legge sui marchi) con i propri marchi.

Le argomentazioni sono varie e spesso tortuose, ma possono essere sintetizzate come segue:

• il nome Inter è comune per le squadre di calcio ed in effetti ci sono squadre di calcio chiamate Inter, tra gli altri, in Brasile, Croazia, Finlandia e Germania;
• la parola “inter” è semplicemente l’abbreviazione di “international”, quindi non è distintiva;
• la parola è semplicemente descrittiva;
• “A causa dell’uso diffuso del termine Inter nel calcio, i consumatori interessati non associano il termine Inter ad una squadra di calcio; l’Inter non è di per sé un indicatore di origine in relazione a prodotti e servizi associati al calcio”.
• la registrazione impedirà ingiustamente l’uso o la registrazione di altri marchi che incorporano la parola “inter”.

Il procedimento è in pieno svolgimento, ma una decisione preliminare (a seguito di una Motion to Dismiss presentata dall’FC INTER di Milano) è stata già emessa a Gennaio 2020 dal TTAB.

Nella sostanza, in questa fase l’Ufficio Americano è stato chiamato dall’Inter (di Milano) a cancellare il claim di “rischio di confusione” proposto dalla MLS e limitare l’opposizione al solo claim di mancanza di capacità distintiva.

Il TTAB ha dato ragione all’Inter (di Milano, scusate se lo ripeto, ma mi pare necessario) rilevando che, in particolare, sebbene ci siano diversi club in tutto il mondo che utilizzano l’Inter a loro nome – SC Internacional di Porto Alegre, Brasile; Inter Nashville FC; Inter Atlanta FC; FC Inter Turku (Finlandia); NK Inter Zapresic (Croazia); Inter Leipzig (Germania) e Inter de Grand-Goave (Haiti) – ciò non soddisfa l’onere di dimostrare che la MLS ha un valido diritto anteriore, e che in sostanza, almeno sotto il profilo del rischio di confusione, il semplice fatto che vi sia un certo numero di club con il nome Inter non significa che l’Inter (di Milano ) non possa avere diritti di proprietà sul nome Inter.

In quanto tale, l’USPTO ha respinto la richiesta, ritenendo che la MLS “non abbia adeguatamente invocato la sua richiesta ai sensi della Sezione 2(d) [rischio di confusione]”.

Il procedimento può continuare anche su tale punto, tuttavia pare destinato a restare limitato al motivo di opposizione per cui la parola Inter non può essere registrata correttamente perché “meramente descrittiva”, con la MLS che dovrà dimostrare che Inter non è parola degna di essere protetta come marchio.

Sarà interessante verificare come la questione andrà avanti e, se l’Inter di Milano dovesse riuscire a prevalere ottenendone la registrazione, verificare se farà valere il suo diritto al nome contro l’Inter di Miami .

L’insegnamento che al momento traiamo dalla questione è che l’ottenimento di un marchio in USA può riservare sorprese e costi non indifferenti.

Muoversi con attenzione sul registro americano, con la collaborazione di un collega locale, può permetterci di volgere a nostro vantaggio situazioni che sembrano compromesse: il deposito del marchio INTER successivo a quelli per INTER MIAMI è stato senza dubbio un’ottima mossa da parte dell’FC internazionale Milano per sollevare la questione sulla titolarità del nome INTER.

In ogni caso, ahimè, in assenza di passi successivi ed aggressivi da parte dell’Inter di Milano contro l’Inter di Miami, l’ottenimento della registrazione sul nome inter da parte della società Milanese, non aiuterà il nostro amico di ESPN. Tutto, infatti, pare suggerire che i marchi Inter Miami FC ed Inter Milan FC coesisteranno sul registro americano e negli stadi…con l’unica consolazione che solo il calcio d’agosto potrà generare il problema.

© BUGNION S.p.A. – Marzo 2020