Nella giurisprudenza di qualsiasi area del diritto difficilmente si riesce ad ottenere risposte interpretative certe, un bianco e un nero. E’ infatti più facile trovarsi di fronte a delle zone grigie, dove l’interpretazione di una medesima questione può essere soggetta a diverse interpretazioni a seconda del soggetto che decide.

Quando tale alea intacca quei – pochi – principi cardine che per anni hanno fatto da faro nella notte nella registrabilità dei marchi di impresa, e quindi su cosa si potesse vantare un’esclusiva oppure no, il campanello d’allarme però suona più forte. 

E’ quello che è successo con la decisione del 12 novembre 2025 (causa T-252/24), con cui il Tribunale dell’Unione europea ha annullato una decisione dell’Ufficio Marchi dell’Unione Europea (EUIPO) relativa al marchio figurativo “WASHTOWER”, segnando un’importante svolta nella prassi in materia di marchi complessi.

Sappiamo che se il marchio proposto per la registrazione descrive le caratteristiche del prodotto o servizio che va a contraddistinguere, questo non può essere registrato perché privo di capacità distintiva. Sappiamo anche però che, per giurisprudenza consolidata, se il marchio proposto si compone di elementi descrittivi abbinati ad altri elementi – figurativi o verbali che siano – che non presentano alcun collegamento con i prodotti e i servizi, allora il marchio acquista la capacità minima richiesta ai fini della registrazione. In virtù di questo principio nel 2019 l’EUIPO aveva approvato senza obiezioni la registrazione del marchio n. 018046865

permobilia, Ovvero telai per lavatrici e asciugatrici per indumenti (classe 20), a nome della società olandese Washtower IP B.V.

A distanza di un anno, la nota azienda LG ELECTRONICS INC. (LGE) presentava un’azione di decadenza per nullità nei confronti del marchio in questione, spiegando come il termine WASHTOWER fosse meramente descrittivo delle caratteristiche specifiche dei mobili oggetto della registrazione, e che l’elemento figurativo sullo sfondo rappresentava una componente meramente ornamentale in quanto “mere typical coats of arms”. LGE sapeva bene quel che diceva poiché essa stessa aveva provato ad ottenere la registrazione di un marchio composto dalle parole “Wash Tower” in numerosi paesi (tra cui Australia, China, Columbia, Costa Rica, Hong Kong, India, Lithuania, Peru, Taiwan, UK) collezionando rifiuti per carenza di distintività.  Vi è da dire però, come evidenziato anche dalla Titolare del marchio contestato, che in tutti i casi citati da LGE gli Uffici avevano rifiutato la registrazione di marchi composti esclusivamente dal termine WASHTOWER / WASH TOWER.

Ebbene, coerentemente con la giurisprudenza citata, la Divisione di Cancellazione dell’EUIPO respingeva nel 2022 la domanda di nullità, ritenendo la presenza dell’elemento figurativo sullo sfondo e la stilizzazione della parola WASHTOWER elementi sufficienti a dotare il marchio della capacità minima richiesta dalla legge.

In particolare, la Divisione aveva posto l’accento sui numerosi dettagli dell’elemento figurativo del marchio contestato, vale a dire lo scudo, la spiumatura, le viti, i tori e i tendri laterali, che come tali contribuivano senza alcun dubbio a renderlo un elemento originale, e non una semplice costruzione geometrica.

Questa decisione era poi stata confermata nella sua interezza l’11 marzo 2024 dalla Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO (Case R 5/2023-5).

LGE non ci sta ed impugna la decisione davanti il Tribunale Ue che, sorprendentemente, ribalta le decisioni dell’Ufficio (nonché un orientamento consolidato da anni) accogliendo il ricorso e annullando la decisione dell’EUIPO.

La ragione è presto detta: il Tribunale conferma, da un lato, il significato descrittivo dell’elemento denominativo WASHTOWER (“wash” rinvia alla funzione di lavaggio; “tower” evoca la struttura verticale o la forma del mobile) e dall’altro, nonostante riconosca che lo stemma presente nel marchio contestato non sia descrittivo dei prodotti, accerta come questo non  sia sufficiente a rendere il segno, complessivamente considerato, dotato della capacità minima richiesta ai fini della registrazione.

“tale elemento figurativo, vale a dire lo scudo e gli elementi che esso contiene, sarà piuttosto percepito come un elemento decorativo, benché sia facilmente percepibile a causa delle sue dimensioni.  (..)  lo scudo, non rappresenta alcun concetto chiaro e non trasmette alcun particolare significato semantico che possa modificare, dal punto di vista del pubblico di riferimento, il significato del marchio contestato nel suo complesso, quale risulta dall’elemento denominativo” (pp. 41-42 della decisione).

In conclusone, poiché l’elemento figurativo sarà percepito come puramente decorativo, non veicolando alcun significato semantico autonomo, non sarà in grado di modificare la percezione del messaggio descrittivo trasmesso dall’elemento denominativo.

Questa decisione ha conseguenze immediate.

D’ora in avanti infatti, per riabilitare la distintività intrinseca di un marchio costituito da termini generici o descrittivi, potrebbe non essere più sufficiente “abbinarlo” ad altri elementi più originali, ma potrebbe essere necessario che tali elementi siano tali da mutare il significato del marchio complessivamente considerato agli occhi del pubblico.

Un’indicazione destinata a incidere sia sull’esame da parte dell’EUIPO, sia — soprattutto — sulle strategie di branding e protezione dei marchi.