Articolo pubblicato in Bugnion News n.24 (Settembre 2017)

Il 2 agosto scorso, nello stesso giorno, agli appassionati Ferrari arrivano due notizie dal web. La NBC intende rilanciare la serie televisiva cult degli anni ’80 “Miami Vice” con copioni basati sugli episodi originali. La mia generazione esulta e nostalgicamente richiama alla memoria Don Johnson, nei panni di Sonny, che sfreccia sulla sua Ferrari Testarossa per le strade di Miami. Nello stesso giorno il tribunale di Dusseldorf fa tremare la casa di Maranello con una decisione shock. La Ferrari ha interrotto la produzione delle Testarossa nel 1996 e da allora, o quanto meno negli ultimi 5 anni, non ha più usato in modo effettivo il marchio TESTAROSSA che è quindi cancellato dal registro dei marchi tedeschi per decadenza per non uso. Il signor Kurt Hesse, fabbricante di giocattoli di Norimberga a capo di Autec AG, che aveva chiesto la cancellazione del marchio tedesco TESTAROSSA della Ferrari, può tenersi il suo marchio quasi identico TESTA ROSSA, depositato per biciclette, modellini di auto, rasoi, ecc. mentre la Ferrari non potrà più usare il suo marchio storico.

Oltraggio alla memoria di un mito! Titolano tanti giornali italiani. In realtà, si tratta solo dell’applicazione rigorosa di un istituto presente praticamente in tutte le legislazioni marchi del mondo, che prevede l’obbligo per il titolare di usare il suo marchio dopo la registrazione entro un certo periodo di tempo, e di non interromperne l’uso per un periodo prolungato. In Italia e negli altri paesi dell’Unione Europea tale periodo è di 5 anni appunto, ma può essere anche inferiore (in Cina solo 3 anni). Se il marchio non viene usato dal suo titolare, un terzo può chiederne la cancellazione e appropriarsi del marchio stesso. L’uso deve essere “genuino” cioè non sporadico, continuo e sostanziale. A parere del tribunale di Dusseldorf l’uso del marchio TESTAROSSA da parte della Ferrari, quanto meno negli ultimi 5 anni, non sarebbe stato effettivo. Nessuno degli argomenti della Ferrari è stato accolto. L’uso del marchio TESTAROSSA, non in funzione distintiva, in comunicazione e pubblicità non è ritenuto sufficiente; mentre l’uso del marchio per parti di ricambio e per servizi di riparazione non è stato dimostrato, poiché tali parti e servizi vengono offerti con il marchio FERRARI. Neppure il mercato dell’usato delle auto TESTAROSSA vale come uso del marchio, perché la prima vendita (risalente agli ’80-‘90) esaurisce il diritto del titolare.

A dispetto di quanto riportato da molti giornali, tuttavia e per fortuna, la Ferrari, non ha ancora perso il suo marchio TESTAROSSA e tanto meno case automobilistiche concorrenti potrebbero legalmente appropriarsi del marchio TESTAROSSA per le loro automobili, come è stato ventilato da alcuni. La decisione infatti è solo di primo grado e in appello le sorti del celebre marchio potrebbero essere ribaltate. Resta inoltre da vedere cosa succederà a livello comunitario, dove la Ferrari è titolare di diverse registrazioni per il marchio TESTAROSSA, ad oggi valide anche in Germania, tra le quali la registrazione UE n. 910752 che il signor Hesse era riuscito a cancellare solo parzialmente per non uso. La decisione dell’EUIPO è del dicembre 2016 e, in quel caso, la Divisione di Cancellazione ha ritenuto sufficienti le prove d’uso fornite dalla Ferrari con riferimento ad “automobili”, confermando la validità del marchio TESTAROSSA in classe 12 per “automobili” e cancellandolo invece per gli altri prodotti della 12. Per l’Ufficio comunitario le fatture di vendita dell’usato TESTAROSSA da parte dei dealers europei sono prove sufficienti dell’uso del marchio per “automobili”. Da notare che questa registrazione di marchio, estesa anche alla classe 28, che comprende i modellini di auto, è valida a tutti gli effetti anche in Germania, indipendentemente dall’uso del marchio TESTAROSSA in questo specifico paese, che è stato comunque riconosciuto dall’EUIPO. Uno dei vantaggi del marchio UE infatti è che basta l’uso del marchio in una parte sostanziale dell’Unione per renderlo valido in tutti i Paesi UE.

Per quanto riguarda la causa in Germania ad ogni modo, gli argomenti giuridici che la Ferrari potrebbe sfruttare in appello sono svariati: dall’art. 6 bis della Convenzione di Parigi, che tutela i marchi rinomati a livello internazionale, all’art. 6 della Direttiva CE 29/2005 sulle pratiche commerciali ingannevoli, all’art. 7(g) del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea, e disposizioni corrispondenti a livello nazionale, che proibiscono la registrazione di un marchio decettivo per il consumatore, come forse sarebbe il marchio TESTAROSSA se usato per biciclette da soggetto diverso da Ferrari, poiché inscindibilmente legato ad esso dai consumatori di riferimento. Da non dimenticare poi che i marchi notori godono nell’Unione Europea di una tutela ultra-merceologica (cioè anche se usurpati per prodotti diversi) e che quindi se il marchio TESTAROSSA è validamente registrato per “automobili” nella classe 12, come pare confermato dall’EUIPO, e sempre che la Ferrari dimostri che l’uso del marchio TESTA ROSSA da parte del signor Hesse può recare pregiudizio alla distintività del marchio TESTAROSSA ovvero sfruttarne indebitamente la notorietà, allora la Ferrari potrebbe vincere anche in relazione a prodotti diversi da “automobili” come le biciclette e i rasoi, appunto. Ed infatti l’opposizione depositata dalla Ferrari, e ancora pendente davanti dall’EUIPO, contro la domanda di marchio dell’Unione Europea del signor Hesse si basa anche su questo argomento.
Il signor Hesse, insomma, ha vinto solo una battaglia locale per adesso e come si concluderà la vicenda è tutto vedere.

Il vero problema, che mi pare sfuggito a chi ha parlato del caso finora, è il rischio di emulazione. Se fossi un imprenditore, appresa la decisione del tribunale di Dusseldorf, mi chiederei subito “Se al signor Hesse è andata bene perché non sfruttare la fama del marchio TESTAROSSA registrandolo e usandolo in altri settori?”. Una semplice ricerca tra i marchi depositati a livello nazionale o comunitario, ha confermato che il rischio è purtroppo già realtà. L’idea è venuta a molti. Gli imprenditori più rapidi sono stati ovviamente i tedeschi. Il giorno dopo la decisione di Dusseldorf, il 3 agosto, la società tedesca Haverkamp GmbH ha depositato domanda di marchio UE per il segno TESTAROSSA nelle classi 12 (per parti e accessori legati alla sicurezza dei veicoli), 17 e 19. Il 4 agosto la Amabilitas UG ha chiesto la registrazione in Germania del marchio TESTAROSSA nelle classi del “fashion”, 14, 18 e 25 (gioielleria, orologeria, borse, abbigliamento, scarpe, ecc.). Il 10 agosto sono state presentate altre due domande di marchio TESTAROSSA in Germania, nella classe 21 e di nuovo nelle classi 14 e 18. Seguono altre due domande comunitarie ancora per la classe 14 e 7, 9 e 11. E non saranno le ultime. Lo stesso signor Hesse, intorno a Ferragosto, ha depositato due nuove domande per il marchio TESTA ROSSA in Germania in numerose classi di prodotti e servizi. La Ferrari ha una lunga e dispendiosa guerra legale davanti a sé, a meno che non decida di difendere il suo marchio solo per automobili nella classe 12 e per modellini di auto nella classe 28.

Questa vicenda deve essere di monito per tutti i titolari di marchi storici, icone mondiali del made in Italy, dall’immenso valore, non solo affettivo. Registrazioni di marchi di decenni fa, senza un uso attuale del marchio, possono essere cancellate. Come mantenerle vive? Usare il marchio ovviamente, direttamente o indirettamente tramite licenze date a terzi, per i prodotti principali e per prodotti di merchandising, e conservare accuratamente un archivio con le prove di tale uso da produrre al bisogno.

© BUGNION S.p.A. – Settembre 2017


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