Autori: Nadia Adani, Francesca Quaiattini

Articolo pubblicato in Bugnion News n.48 (Dicembre 2020) 

Ci siamo quasi! Le lancette stanno per posizionarsi sulla fatidica ora: allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, terminato il c.d. periodo di transizione iniziato il 1° febbraio 2020, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea dispiegherà pienamente i suoi effetti.

Ma facciamo un passo indietro. Tutto è iniziato il 23 giugno 2016, data in cui i sudditi della Regina Elisabetta, chiamati ad esprimere il loro voto in occasione del referendum sulla permanenza del proprio Paese nell’Unione Europea hanno deciso, con la maggioranza del 52%, di non volerne più far parte. Da allora, il Parlamento britannico ha ratificato un accordo di recesso dall’altisonante nome e dato inizio ad un periodo di transizione, che si concluderà a fine anno, nel corso del quale il Regno Unito e l’UE hanno avuto modo di negoziare le loro relazioni future.

Ciò premesso, poiché se n’è sentito parlare a lungo, pare più che mai opportuno, a ridosso della fine dell’anno, riassumere quali saranno gli effetti della Brexit, con particolare riferimento ai titoli di proprietà intellettuale.

Marchi, disegni e modelli dell’UE

È bene chiarire, innanzitutto, che i marchi dell’Unione Europea, così come i marchi internazionali estesi all’Unione Europea registrati prima della fine del suddetto periodo di transizione, verranno convertiti in un equivalente diritto “clone”, che manterrà la stessa data di deposito, la stessa priorità, se rivendicata, la stessa data di registrazione, nonché la tutela sugli stessi prodotti e servizi dell’originario marchio dell’Unione Europea.

La creazione del clone avverrà automaticamente e non sarà richiesta alcuna tassa o procedura supplementare da parte dell’Ufficio britannico della Proprietà Intellettuale (UKIPO).

Analoga prassi si applicherà non solo ai disegni e modelli comunitari registrati, ma anche alle privative per ritrovati vegetali concesse a norma del Regolamento CE n. 2100/94.

I titolari delle registrazioni che non fossero interessati a mantenere i diritti di marchio, disegno o modello nel Regno Unito avranno la facoltà di esercitare un diritto di rinuncia (c.d. opt-out), previa comunicazione all’UKIPO. Tale opzione sarà esercitabile soltanto al termine del periodo di transizione, ovvero a partire dal 1° gennaio 2021.

Per quanto riguarda i rinnovi post Brexit, invece, questi dovranno essere effettuati separatamente nell’UE e nel Regno Unito.

Regole a parte valgono per i rinnovi in mora dopo il 31 dicembre 2020, per i quali sarà necessario informare l’UKIPO.

Cosa ne sarà, invece, dei marchi, dei modelli e dei design UE che, alla data del 31 dicembre 2020, non saranno ancora giunti a registrazione?

Nel caso di domande ancora pendenti, i titolari che vorranno conservare la priorità/data di deposito del marchio UE avranno a disposizione un periodo di grazia di 9 mesi, a partire dal 1° gennaio 2021 (ovvero fino al 30 settembre 2021), per depositare una nuova domanda presso l’UKIPO; una simile opzione prevede naturalmente il pagamento di tasse ufficiali di deposito. In tal caso, verrebbe dunque creata una nuova domanda nazionale, che seguirà un proprio autonomo iter.

Particolarmente rilevante è anche la questione della decadenza per non uso. Il nuovo marchio non potrà infatti essere dichiarato decaduto in ragione del fatto che il corrispondente marchio dell’UE non è stato oggetto di uso effettivo nel territorio del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. Ne consegue che l’uso, in almeno uno dei 27 Paesi membri, nel quinquennio antecedente l’uscita del Regno Unito dall’UE, sarà ritenuto sufficiente per mantenere in vigore la corrispondente registrazione britannica. Nel dopo Brexit sarà invece necessario valutare caso per caso la portata ed il periodo di effettivo uso del marchio nei Paesi UE diversi dalla Gran Bretagna. Anche sul tema della notorietà, il marchio clone britannico continuerà a godere dei diritti da essa derivanti, sulla base della tutela estesa acquisita dall’originario marchio dell’UE. Tale tutela sarà mantenuta, in futuro, nel Regno Unito, a patto che la notorietà del marchio si basi sull’uso che ivi ne verrà fatto.

Marchi collettivi e di certificazione

Anche per i marchi collettivi e di certificazione europei si applicheranno le medesime determinazioni previste per i marchi e design dell’Unione Europea. L’unica peculiarità sarà che l’UKIPO non importerà automaticamente i Regolamenti d’uso dei marchi citati nel proprio registro e non richiederà automaticamente la relativa traduzione in inglese. Tuttavia, in caso di necessità (per esempio nel caso in cui il marchio collettivo o di certificazione diventi oggetto di un procedimento), l’Ufficio contatterà il titolare per visionare il Regolamento e richiederne, se necessario, la relativa traduzione. La mancata fornitura della stessa comporterà la perdita del titolo.

Indicazioni geografiche, DOP, IGP, STG e menzioni tradizionali del vino

Le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le specialità tradizionali garantite che, al momento dell’uscita del Regno Unito dall’UE, risultino già protette, continueranno a godere di tale tutela (nell’accordo si parla di un livello “almeno pari” di protezione) anche oltre Manica.

Il Regno Unito provvederà poi a creare un sistema proprio per offrire protezione alle indicazioni geografiche. Molto dipenderà dagli accordi che verranno siglati tra Regno Unito ed Unione Europea entro la fine del periodo di transizione. In caso di no deal ciò potrebbe comportare che i titolari di DOP, IGP, ecc. (già riconosciute a livello unionale) debbano adoperarsi per depositare una nuova domanda nel Regno Unito.

Brevetti

Da ultimo, una breve indicazione sui brevetti europei validati o da validare in UK, la cui tutela rimarrà per lo più invariata in quanto essi sono regolati dalla Convenzione del brevetto europeo, che non è un Trattato dell’UE.

Nonostante sussistano ancora diversi dubbi su alcuni aspetti, sia procedurali che di merito, i titolari di marchi, modelli e design registrati a livello di Unione Europea possono quindi dormire sonni tranquilli, almeno per quanto riguarda la continuazione dei propri diritti in Gran Bretagna.

Per quanto riguarda le domande ancora pendenti, i titolari avranno  ancora qualche mese di tempo per decidere quale sorte loro riservare.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nelle puntate precedenti (Vedi articolo di Davide Anselmi e Claudio Balboni Brexit don’t worry).

© BUGNION S.p.A. –  Dicembre 2020