Articolo pubblicato in Bugnion News n.15 (Marzo 2016)
Un antico pensiero buddhista così recita: “Fra chi vince in battaglia mille volte mille nemici e chi soltanto vince se stesso, costui è il migliore”.
Ironia della sorte, le parti attrici e ricorrenti protagoniste della disputa in oggetto, dopo aver collezionato numerose pronunce a loro favore, sia a livello giurisdizionale che amministrativo, sia in Italia che all’estero, sono state sconfitte proprio dai loro stessi marchi che al Buddhismo si ispirano.

La George V Entertainment S.a. e la George V Records E.u.r.l. sono le titolari, rispettivamente, dei marchi comunitari denominativi “BUDDHA-BAR” (n. 2695005, nelle classi 3, 14, 16, 21, 43) e “BUDDHA CAFE” (n. 2579605, nelle classi 9 e 41).
Le società francesi sono attive nel settore della ristorazione da circa un ventennio e, tramite cospicui investimenti in attività promozionali, hanno reso celebre la propria catena di bar, ristoranti e caffè a livello internazionale. Essi sono caratterizzati dalla presenza di una statua di Buddha di ingenti dimensioni, giganteschi lampadari, ampi spazi e menu ispirati sia ai piatti occidentali che orientali. In loco è diffusa una musica di ispirazione orientale, acquistabile anche tramite il sito web con il marchio “Buddha Bar”.

La convenuta, Buddha Cafè S.r.l., è la titolare del “Siddharta Lounge Buddha Cafe” (l’insegna ed il marchio sono corredati da una statua raffigurante “Buddha”), un bar/ristorante sito in Milano con annessa discoteca denominata “Buddha Privè”, e del sito web www.siddhartacafe.com, in cui compare la seguente immagine:

È altamente probabile che quando le società francesi hanno deciso di citare in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (che si è espresso con sentenza n.12961/2008) la società Buddha Cafè S.r.l. per contraffazione, siano state spinte dai successi giurisdizionali ed amministrativi sopra accennati.
Tuttavia, pare che le società transalpine abbiano peccato di hybris e quella che loro immaginavano fosse una controversia di facile e rapida risoluzione, si è trasformata in una trappola mortale… per la validità dei loro marchi!
Forse, non immaginavano che la convenuta avrebbe reagito formulando una domanda riconvenzionale di nullità o decadenza per volgarizzazione dei marchi comunitari delle ricorrenti, né che questa sarebbe stata accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello di Milano (con sentenza dell’08.07.2010, n.3131/10), e dalla Corte di Cassazione (con sentenza del 16.12.2015, n. 1277/2015).
Ma andiamo per gradi, esaminando nel dettaglio le motivazioni alla base della pronuncia degli Ermellini.
La Suprema Corte ha ritenuto infondate tutte le eccezioni delle ricorrenti.

In particolare, ha negato con fermezza che la parola “Buddha” sia dotata di capacità denotativa (capacità distintiva in astratto), quale requisito di validità previsto dall’art. 7. (1) (a) del Regolamento CE 1994/40.

In altri termini, tale elemento verbale non è idoneo ad individuare l’origine imprenditoriale dei prodotti e servizi a cui si riferiscono i marchi delle ricorrenti (inter alia: CD, servizi di ristorazione ed intrattenimento), in quanto descrittivo di una “filosofia ed uno stile di vita connotativi di un costume pertinente ormai alle più diverse manifestazioni dell’agire sociale, dalla letteratura alla musica, dalle arti figurative alla cucina, tanto da essere divenuto una moda”.

Pertanto, secondo i giudici della Cassazione, il consumatore medio che si trovi di fronte ad un locale o ad un CD contrassegnati dai marchi “Buddha-Bar” o “Buddha Cafè” non sarà in grado di identificarli immediatamente con un prodotto o un servizio fornito dalle due “George V”.

A maggior ragione, il consumatore medio non saprà distinguerli da altri locali o prodotti con caratteristiche “orientaleggianti” riconducibili ad altri imprenditori. Per questo, i marchi comunitari azionati dalle ricorrenti mancano anche della capacità distintiva in concreto, quale requisito previsto dall’art. 7. (1) (b) del Regolamento CE 1994/40.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Corte di Cassazione ritiene che la parola “Buddha” affiancata alle parole “Cafè” e “Bar” non dia luogo ad una connessione inusuale; anzi, essa è utilizzata di sovente per contraddistinguere numerosi luoghi di ritrovo anche in Occidente.

Tale argomentazione rafforza ulteriormente l’assunto per cui i marchi comunitari azionati sono privi di capacità distintiva.
Tuttavia, alcuni potrebbero sollevare delle obiezioni sulle argomentazioni sviluppate dalla Suprema Corte in considerazione della corrente giurisprudenziale che distingue i marchi di fantasia o “forti” dai marchi descrittivi o “deboli”.

In tale contrapposizione l’elemento discretivo che rende il marchio un segno “debole” è la presenza di denominazioni generiche del prodotto o del servizio per cui il marchio stesso è utilizzato o di altri elementi che ne descrivono gli aspetti o le qualità.
Il marchio forte, invece, ha un maggiore potere individualizzante, derivante dal suo contenuto espressivo che non ha alcuna aderenza concettuale con il prodotto a cui si riferisce.

Ne consegue che i marchi deboli sono tutelati solo rispetto ai loro elementi caratterizzanti, mentre i marchi forti accedono ad una protezione più ampia, per cui il rischio di confusione con altri segni non sarà escluso da differenziazioni irrilevanti.
Alla luce di quanto sopra, si potrebbe obiettare che la portata semantica del segno denominativo “Buddha”, di per sé, non ha alcuna aderenza concettuale con il tipo di prodotto o servizio indicato nelle registrazioni.

Il consumatore medio, infatti, ricollega la parola “Buddha” al fondatore del buddhismo e alla figura ridanciana con cui viene raffigurato nell’iconografia ufficiale, non ad un servizio di intrattenimento o ristorazione.

Il fatto che chi offre tali servizi provveda a personalizzarli dotandoli di caratteri che rimandino allo stile orientale e all’atmosfera rilassante tradizionalmente associati alla filosofia buddhista, è altra cosa.

Invece, per la Corte di Cassazione, “Buddha” deve essere inteso come sineddoche non solo della religione di cui è fondatore, ma anche di tutte le sensazioni che nel pensiero comune sono state costruite attorno ad essa.

Si tratta, pertanto, di un approccio più evoluto dell’interpretazione del concetto di capacità distintiva che non si ferma al significato primo del vocabolo contenuto in un marchio e che contrasta con le pronunce che le corti di merito italiane avevano espresso in relazione agli stessi marchi (v. Corte Appello di Firenze, 24.01.2013 n. 1450/2011, a conferma della sentenza n. 569/2011 del Tribunale di Firenze).
In conclusione, con particolare riferimento a quanto statuito dalla Suprema Corte in relazione alla capacità distintiva dei marchi azionati, si suggerisce a chiunque voglia depositare un marchio di non prestare attenzione soltanto alla portata semantica immediata dei componenti (sia verbali che denominativi) in esso contenuti, ma anche e soprattutto al loro contenuto ideologico, perché è a quest’ultimo che gli organi giurisdizionali tendono a dare maggiore risalto.

In altri termini, sarà preferibile che il marchio del quale si chiede la registrazione sia costituito da elementi che non abbiano alcuna attinenza, neanche mediata, non solo con il prodotto o servizio rivendicato nella domanda, ma anche con le possibili forme e caratteristiche con cui tale prodotto o servizio possa essere presentato al pubblico.

Infine, alcune perplessità possono sorgere in ordine a quanto statuito dalla Corte di Appello in relazione all’invalidità dei marchi azionati per contrarietà all’ordine pubblico (sulla quale la Corte di Cassazione non si è espressa, ritenendo assorbente l’argomento sulla mancanza di distintività).

Infatti, la Corte di merito ritiene che “l’accostamento del nome, dell’immagine e della figura del Buddha allo smercio di bevande e alimenti in un contesto commerciale, di intrattenimento e spettacolo, comporta un suo complessivo svilimento, se non addirittura uno spregio della sua valenza simbolica, formale e di contenuto, per tutti coloro che sul pensiero buddista fondano la propria vita.”
Quanto espresso dall’organo giudicante suscita alcune perplessità con riferimento ai numerosi marchi utilizzati ed ammessi dagli uffici amministrativi, anche italiani, contenenti nomi di santi o beati e ciononostante associati a prodotti (si pensi, ad esempio, a quelli alimentari) che nulla hanno a che vedere con la filosofia ed il pensiero di cui tali personaggi sono portatori.

Peraltro, è innegabile che, nel caso in cui fosse utilizzato un marchio contenente il nome di “Gesù” o “Cristo” o “Dio”, ciò susciterebbe non poche rimostranze da parte della collettività cattolica, di gran lunga più numerosa di quella buddhista.

© BUGNION S.p.A. – Marzo 2016


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