Articolo pubblicato in Bugnion News n.30 (Settembre 2018)

Siamo finalmente giunti alla conclusione di un caso che nel settore della Proprietà Industriale ha richiamato grande attenzione nelle giurisdizioni di numerosi Paesi per la rinomanza e per la particolarità del marchio oggetto della vicenda. Stiamo parlando del caso Louboutin, di cui ci eravamo già occupati in un articolo del Marzo 2018, momento in cui l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea era stato a chiamato ad esprimere il proprio parere.

Riprendendo le fila della controversia, necessario è un piccolo flashback alla vicenda iniziale: anno 2012, comparvero sul mercato le scarpe denominate “5th Avenue by Halle Berry”, caratterizzate dai colori nero e blu e da una suola rossa, immesse in commercio dalla società Olandese Van Haren Schoenen BV, concorrente della nota casa di moda Louboutin. Quest’ultima decise di agire azionando il proprio marchio nazionale Benelux No. 0874489 (di seguito raffigurato), richiedendo, tra le altre, al Tribunale dell’Aja l’accertamento della contraffazione del proprio segno.

Nel 2013, la Corte Distrettuale dell’Aja inibì alla società Olandese la vendita delle scarpe incriminate, riconoscendo che la caratteristica suola Louboutin non avesse solo funzioni ornamentali. In seguito, la Van Haren Schoenen BV si oppose a tale decisione dinnanzi al Tribunale d’Appello di Den Haag, sostenendo la nullità del marchio di forma azionato, ritenendo che il medesimo conferisse un valore sostanziale al prodotto e, quindi, inidoneo a costituire un marchio di impresa ai sensi dell’Articolo 3, paragrafo 1, lett. e), punto iii) della Direttiva 2008/95/CE.

Lo stesso Tribunale di Den Haag decise di sospendere il procedimento e di interpellare la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito al concetto di forma, più precisamente ponendo la seguente questione pregiudiziale: «Se la nozione di “forma”, ai sensi dell’Articolo 3, paragrafo 1, lett. e), punto iii) della Direttiva 2008/95/CE, sia limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto come contorni, dimensioni e volume (che possono essere espressi in tre dimensioni), oppure se tale disposizione riguardi anche altre caratteristiche (non tridimensionali) del prodotto, come il colore».

In altre parole, alla Corte è stato chiesto di valutare se il divieto di registrazione di forme come marchi è applicabile anche a forme che combinano caratteristiche  tridimensionali di un prodotto e ad altre proprietà come i colori.

*** *** ***

Se ci pensate bene, nel caso di specie e per qualunque donna appassionata di moda la suola rossa significa solo una cosa, la scarpa di Louboutin, ma tale assunto, prima della vicenda oggetto del presente articolo, è stato oggetto di dibattito diverse volte.

Come l’azienda dei Paesi Bassi, anche altre società hanno lanciato negli anni linee di scarpe monocromatiche, si pensi a Yves Saint Laurent nel 2011, contro cui lo Louboutin agì per concorrenza sleale e contraffazione. Il Tribunale Distrettuale di New York, però, accolse la domanda riconvenzionale di Yves Saint Laurent, che richiedeva l’annullamento del marchio di forma poiché puramente ornamentale funzionale e, quindi, non valido oggetto di una tutela. Tale decisione, però, venne ribaltata dalla Corte di Appello Statunitense che sottolineò come l’Esaminatore preposto avrebbe dovuto rifiutare un marchio di colore, salvo che il Richiedente avesse dimostrato l’acquisizione di un carattere distintivo attraverso l’uso, cd. secondary meaning. Nel caso di specie l’esclusività poteva essere rivendicata solo nel caso in cui il colore rosso della suola fosse stato in contrasto con il colore della tomaia.

A seguito di tale vicenda, Louboutin dovette affrontare altre dispute collegate al proprio marchio che, nel Settembre del 2010 venne respinto dall’Esaminatore dell’EUIPO per mancanza di distintività. Anche in tal caso, lo stilista francese ottenne l’accoglimento dalla Commissione dei Ricorsi dell’OAMI (ora EUIPO) che decise per l’ammissibilità del segno grazie all’indicazione di uno specifico codice Pantone nella domanda di registrazione e grazie all’acquisita capacità distintiva del colore rosso applicato sulle suole di scarpe con tacchi a spillo.

Le controversie continuano in Germania, Svizzera, Francia, Belgio ed, infine, nei Paesi Bassi con il caso che stiamo ora trattando.

La vicenda era ferma al parere dell’Avvocato Generale, il quale aveva sostanzialmente sostenuto che il marchio di forma della maison Francese non fosse una forma del tutto astratta o una forma d’importanza trascurabile, bensì un marchio collegato sempre alla forma di una suola.

Il 12 Giugno 2018, la Corte di Giustizia ha finalmente messo un punto alla questione con Sentenza c-163/16, con la quale ha ribaltato la posizione dell’Avvocato Generale, stabilendo che la “tutela” della suola rossa del marchio Louboutin «non verte su una forma specifica di suola di scarpa con tacco alto, in quanto la descrizione di detto marchio indica espressamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio, ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione». La Corte ha aggiunto anche che non si può ritenere che un segno sia costituito «esclusivamente dalla forma ove l’oggetto principale di questo segno sia un colore precisato mediante un codice d’identificazione riconosciuto a livello internazionale».

Con questa sentenza la maison francese ha visto riconoscere, per il momento, al proprio simbolo di identificazione la caratteristica di originalità e l’esclusività sulla produzione delle famose scarpe con la suola rossa, senza che qualcuno possa insinuare dubbi circa l’appartenenza delle stesse.

Ora, il Tribunale dell’Aja dovrà riassumere la causa nazionale pendente e decidere conformemente all’interpretazione normativa della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

 © BUGNION S.p.A. – Settembre 2018


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *